Die Klägerin hatte beim Bundespatentgericht ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO) gestellt. Ein Interesse der Klägerin zur Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten lag vor, da die Klägerin geltend machte, die Beklagte verletze mit einem Generikum - das zwar auf der Spezialitätenliste aufgeführt, aber noch nicht auf dem Schweizer Markt erhältlich war - ihre Patentrechte an ihrem Originalpräparat.
Die Klägerin konnte aber nicht glaubhaft machen, dass ein Sachverhalt vorliege, der ihr einen Unterlassungsanspruch nach dem Patentgesetz vermitteln würde:
Die Klägerin führte drei Streitpatente an. Basierend auf dem ersten der europäischen Streitpatente verlangte sie Auskunft über die Höhe einer näher spezifizierten Angabe in genauer umschriebenen Filmtabletten. Nach der eigenen Darstellung der Klägerin war das erste Streitpatent nach einem Einspruch beim Europäischen Patentamt aufgehoben worden; hiergegen hatte die Klägerin Beschwerde erhoben. Das Bundespatentgericht hielt fest, dass zwar der von der Klägerin eingelegten Beschwerde gegen den Einspruchsentscheid aufschiebende Wirkung zukomme. Da es jedoch an jeglicher Begründung seitens der Klägerin im Gesuch fehlte, warum der Einspruchsentscheid fehlerhaft sein sollte, wies das Bundespatentgericht das Rechtsbegehren ab.
Gestützt auf das zweite Streitpatent hatte die Klägerin Auskunft gefordert, ob der Hersteller des Wirkstoffs B in den näher bezeichneten Filmtabletten ein bestimmtes indisches Unternehmen sei, verneinendenfalls, wer der Hersteller sei. Das Bundespatentgericht entschied, dass die blosse Behauptung der Klägerin, der Wirkstoff sei nach ihrem in Streitpatent 2 geschützten Verfahren hergestellt worden, unzureichend sei, um einen materiellen Anspruch der Klägerin glaubhaft zu machen. Ausserdem verwies es darauf, dass die Frage danach, wer Hersteller sei, nicht im Rahmen einer vorsorglichen Beweisführung geklärt werden könne, weil hier Beweis nur über streitige Tatsachen geführt werde (Art. 150 I ZPO).
Unter Berufung auf das dritte Streitpatent, das einen bestimmten Aufbau von Tabletten mit dem Wirkstoff B schützte, begehrte die Klägerin Auskunft, ob näher bezeichnete Filmtabletten die Merkmale des Streitpatents erfüllten und die Herausgabe von Exemplaren der Tabletten. Das Bundespatentgericht wies auch diese Rechtsbegehren ab, zumal die Beklagte in keiner Weise dargetan hatte, warum die sechs kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs erfüllt sein sollten. Reine fishing expeditions werden nicht geschützt.
(Entscheid in der Rechtssache S2012_006 vom 27.04.2012)