Die Klägerin A. SA hatte im März 2010 eine Abtretungsklage gegen die Beklagte B. AG vor dem Zivilgericht Basel-Stadt eingeleitet, gerichtet auf Abtretung einer europäischen und einer internationalen Patentanmeldung bzw. den daraus abgeleiteten nationalen Patentanmeldungen oder erteilten Patenten. Die Klägerin stützte ihren Anspruch u.a. darauf, dass die Beklagte UWG-widrig das klägerische Fabrikationsgeheimnis von der Tochtergesellschaft C der Beklagten erfahren habe. C habe dabei gegen eine vertragliche Geheimhaltungspflicht verstossen. Im April 2011 leitete die Klägerin gestützt auf diesen Sachverhalt ein Schiedsverfahren gegen C ein.
Die Parteien der Abtretungsklage hatten in Klage bzw. Klageantwort den Streitwert jeweils vorläufig mit CHF 1 Mio. beziffert. Im Schiedsverfahren hatte die Klägerin den Streitwert mit mindestens USD 5 Mio. benannt. Nach Überweisung der Abtretungsklage an das Bundespatentgericht kam es zu einem Streit über dessen Zuständigkeit. Letztlich wurde das Verfahren aber von dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt an das Bundespatentgericht überwiesen. Das Bundespatentgericht legte den Streitwert mit Verfügung vom 7.03.2013 auf CHF 4 Mio. fest. Die Beklagte anerkannte am 26.06.2013 die Abtretungsklage, dies insbesondere aufgrund des Ausgangs des Schiedsverfahrens zwischen der Klägerin und C. Sie beantragte, Gerichtsgebühren und Parteientschädigung ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Mio. festzulegen. Die Klägerin forderte dagegen, als Grundlage einen Streitwert von CHF 5 Mio. übersteigend festzusetzen.
Das Bundespatentgericht urteilte, dass der Streitwert für die Gerichtsgebühren höher anzusetzen sei als für die Parteientschädigung. Der Streitwert bestimme sich, wo das Rechtsbegehren nicht auf eine Geldsumme gerichtet sei, nach gerichtlicher Festlegung, wo die Parteien über den Streitwert uneinig oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig seien (Art. 27 PatGG, Art. 91 II ZPO). Vorliegend sei der von den Parteien angegebene Streitwert von CHF 1 Mio. offensichtlich unrichtig beziffert gewesen, wie die Streitwerteinschätzung im Schiedsverfahren – das lediglich eine Vorfrage zu der Abtretungsklage behandle – zeige. Der Streitwert für die Gerichtsgebühren betrage daher CHF 4 Mio.
Entgegen der Parteivorbringen sei eine „vorläufige“ Bezifferung des Streitwerts ausgeschlossen, da es sich nicht um eine unbezifferte Forderungsklage (Art. 85 I ZPO) handle. Entscheidend seien die Verhältnisse bei Klageeinleitung. Die nun seitens der Klägerin vorgetragenen Argumente für einen höheren Streitwert seien ihr bereits zur Zeit der Klageeinleitung bekannt gewesen. Die Bezeichnung des Streitwerts mit CHF 1 Mio. sei aus prozesstaktischen Gründen erfolgt und eine nachträgliche Heraufsetzung daher nicht zu schützen (Art. 52 ZPO). Für die Parteientschädigung massgeblich bleibe so ein Streitwert von CHF 1 Mio.
Die patentanwaltlichen Aufwendungen der Klägerin seien als notwendige Auslagen (Art. 9 II, 3 lit. a KR-PatGer) zu ersetzen; es sei notorisch, dass der Patentanwalt auch an der Durchsetzung des Patents, z.B. an der Abfassung von Rechtsschriften, beteiligt sei.
(Entscheid in der Rechtssache O2013_004 vom 28.10.2013)