Implizite Geheimhaltungsvereinbarung: Bundesgericht erhöht die Anforderungen

Mittels Geheimhaltungsvereinbarungen (engl. non disclosure agreements, NDAs) kann eine rechtliche Absicherung eigener Ideen und Erfindungen noch vor dem Einreichen einer Patentanmeldung gegenüber potentiellen Geschäftspartnern, Investoren, Testkunden, etc. erwirkt werden. Wird keine solche Vereinbarung abgeschlossen, kann in bestimmten Fällen trotzdem eine Geheimhaltungsverpflichtung gegenüber Dritten vorliegen, in Form einer sogenannten impliziten Geheimhaltungsvereinbarung. Mit dem kürzlich ergangenen Bundesgerichtsentscheid vom 28. November 2016 werden die Anforderungen zur Geltendmachung impliziter Geheimhaltungsvereinbarungen jedoch signifikant erhöht.

Prozessgeschichte

Am 20. Dezember 2012 machte die Bombardier Transportation GmbH, Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 963 157 B1, eine Patentverletzungsklage gegen die Stadler Altenrhein AG, Stadler Bussnang AG und Stadler Rail AG vor dem Bundespatentgericht St. Gallen anhängig. Während Bombardier Stadler der Patentverletzung bezichtige, bestritt die Beklagte die Rechtsbeständigkeit des Europäischen Patents und behauptete dessen Nichtigkeit aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber dem Stand der Technik. Als Argument führte Stadler die Übermittlung technischer Unterlagen der ABB an Siemens und Stadler selbst an. Diese Unterlagen waren technisch genügend detailliert, um  es dem Fachmann zu ermöglichen ein anspruchgemässes Schienenfahrzeug zu bauen. Die Klägerin bestritt die Zugehörigkeit der betreffenden Informationen zum Stand der Technik an, da eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung vorläge. Begründet wurde diese durch ein bestehendes Geschäftsverhältnis zwischen Siemens, ABB und Stadler. Die Beklagte entgegnete daraufhin, dass die betreffenden technischen Unterlagen der ABB nicht im Rahmen einer Zusammenarbeit versendet worden wären, sondern als Reaktion auf eine Offertenanfrage durch Siemens. Zwar gebe es in der Anfrage von Siemens einen entsprechenden Geheimhaltungsvorbehalt, jedoch betreffe dieser aber ausdrücklich nur jenem Schreiben beigefügte Unterlagen und nicht Unterlagen, die in einer Antwort enthalten seien.  Die Beklagte machte geltend, dass die Tatsache, dass im ersten Fall ein solcher Geheimhaltungsvorbehalt ausdrücklich erwähnt sei, gerade zeige, dass ansonsten ohne ausdrücklichen Hinweis kein solcher bestehe.
Das Bundespatentgericht entschied im Sinne der Beklagten, dass im vorliegenden Fall keine implizite Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ABB, Siemens und Stadler bestand. Begründet wurde diese Entscheidung wie folgt: Das Fehlen eines Geheimhaltungsvermerks sowie der Versand der identischen Information, ebenfalls ohne einen solchen Vermerk an Stadler zeige, dass seitens der ABB kein Geheimhaltungsinteresse vorlag. Eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung solle nicht leichtfertig angenommen werden, sondern sie sei vielmehr als Ausnahme zu betrachten und müsse sich daher zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.
Das Bundesgericht teilt diese Meinung und führt sogar weiter aus, dass die blosse Tatsache, dass Personen, welche im Rahmen einer Entwicklungsarbeit zusammenarbeiten und Kenntnis von der technischen Lehre besitzen, nicht ausreicht um die Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit dieser Lehre auszuschliessen.

Fazit

Das Bundesgericht hat mit seinem Entscheid die Anforderungen für das Vorliegen einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung signifikant erhöht. Daher ist es unseres Erachtens nach selbst im Rahmen einer Kollaboration unbedingt empfehlenswert, Geheimhaltungserklärungen zu unterzeichnen, bevor vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Des Weiteren sollten sämtliche technisch relevanten Dokumente einen Geheimhaltungsvermerk tragen.

Weitere Informationen
Bundespatentgericht
Bundesgericht
sic! 2017, 4, 219-222

Erste Schweizer Hinterlegungsstelle für die Hinterlegung biologischen Materials

Durch die Anerkennung als internationale Hinterlegungsbehörde für biologisches Material gemäss Budapester Vertrag, können bei der Culture Collection of Switzerland (CCOS) seit dem 16. Januar 2017 Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren  hinterlegt werden.
Die CCOS ist ein 2010 gegründetes, rechtlich unabhängiges Spin-Off Unternehmen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit Sitz in Wädenswil. Hinterlegt werden können verschiedene Mikroorganismen bis zur biologischen Schutzstufe 2, wie tierische und menschliche Zellkulturen, Bakterien (einschliesslich Cyanobakterien), Bakteriophagen, Nukleinsäuren (DNA, RNA, Plasmide), Fadenwürmer, Protozoen und Algen.

Adresse:
Culture Collection of Switzerland AG (CCOS)
Einsiedlerstrasse 34
8820 Wädenswil
Tel: +41 44 552 24 28
www.ccos.ch

Handspritzpistole für elektrostatische Beschichtung

Im Fall Nordson Corporation gegen Gema Switzerland GmbH kommen das schweizerische Bundespatentgericht und das Deutsche Bundespatentgericht bzw. Landesgericht Düsseldorf zu unterschiedlichen Urteilen betreffend Rechtsbeständigkeit der jeweiligen nationalen Teile eines europäischen Patents sowie dessen Verletzung. Die unterschiedlichen Beurteilungen in der Schweiz und in Deutschland werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege

BPatG

Der Kläger hatte am 8.10.2013 für einen einzuleitenden Patentverletzungsprozess gegen B GmbH und C SA ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und um Stellung eines unentgeltlichen Rechts- und patentanwaltlichen Beistands eingereicht. Der Kläger sandte hierzu den Entwurf einer Patentverletzungsklage ein. Gestützt auf die inzwischen abgelaufenen Patente EP 111 und CH 222 verlangte er Entschädigung für vergangene Verletzungshandlungen. In einem vorhergehenden Patentverletzungsprozess vor dem Handelsgericht Zürich im Jahr 2002 hatte sich der Kläger auf dieselben Patente, aber gegen andere Beklagte, gestützt und erfolglos um unentgeltliche Prozessführung nachgesucht, da die Patente trotz eines ersten Teilverzichts als nichtig angesehen worden waren. In der Folgezeit hatte der Kläger einen zweiten Teilverzicht (Veröffentlichung im Juli 2013) und am 1.10.2013 einen dritten Teilverzicht eingereicht.

Kognitionsbeschränkung und Substantiierungspflicht im Beschwerdeverfahren

Bundesgericht

Im Entscheid, in welchem es um die Anfechtung eines selbständig eröffneten Zwischenentscheids über die Zuständigkeit in einer Markenrechtstreitigkeit ging, äusserte sich das Bundesgericht eingehend zu den Anforderungen an die hinreichende Begründung der Beschwerde und die Rügepflicht als Prozessvoraussetzung. So führte es aus, dass es das Recht zwar von Amtes wegen anwende (Art. 106 Abs. 1 BGG), somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden sei. Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandle es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich seien; es sei jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen würden (mit Verweis auf BGE 140 III 116).

Massnahmegesuch abgewiesen wegen Urteilen in Parallelverfahren

BPatG

Die A AB (Sitz in Schweden) hatte gegen die B AG (Sitz in der Schweiz) ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen eingereicht, indem sie u.a. verlangte, dass der Beklagten zu verbieten sei, ein Arzneimittel TB XR Ret Tabl mit Swissmedic Zulassungsnr. xxx zu benützen, welches die aktive Substanz mit dem Freinamen Quetiapin, Geliermittel Carrageen („gelling carrageenan“) und den pharmazeutisch unbedenklichen Hilfsstoff Laktose enthalte. Mit der Replik reichte die Klägerin Eventualanträge ein, wonach zusätzlich eine Mindestmenge des Geliermittels angegeben war. Die Klägerin stützte sich auf ein europäisches Patent mit Wirkung u.a. für die Schweiz. Die Beklagte bestritt u.a. die Wirksamkeit des Patents mit den Argumenten unzureichender Offenbarung, fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit. Sie anerkannte, dass die von ihr verkauften Arzneimittel Carrageen, Quetiapin (oder ein Salz davon) sowie Laktose beinhalteten, bestritt jedoch, dass das benützte Carrageen ein Geliermittel sei.

Superprovisorische Anordnungen teilweise aufrecht erhalten

BPatG

Die Klägerin A LLC hatte gegen die Beklagte B Inc. eine Abtretungsklage, gerichtet auf zwei schweizerische Patentanmeldungen, eingereicht. Beide Parteien hatten Sitz in den USA. Die Patentanmeldungen betrafen Erfindungen für eine Kombinationstherapie des Hepatitis-C Virus. Die Klägerin hatte zeitgleich mit der Hauptsache beantragt, der Beklagten superprovisorisch die Verfügung über die betroffenen Patentanmeldungen sowie deren Belastung oder Inhaltsänderungen an ihnen zu verbieten sowie das IGE anzuweisen, hiervon Vormerk zu nehmen und das Prüf- und Erteilungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens über die Abtretungsklage auszusetzen. Das Bundespatentgericht hatte mit Entscheid vom 28.10.2014 die beantragten superprovisorischen Massnahmen erlassen.

Superprovisorische Massnahme bei Schweizer Patent gescheitert

BPatG

Die Klägerin A AG hatte im Januar 2015 gegen die Beklagte B SA ein Gesuch um Erlass superprovisorischer sowie vorsorglicher Massnahmen gestellt, wonach der Beklagten zu verbieten sei, näher beschriebene Retentionseinsätze im Dentalbereich auszuführen bzw. zu benützen. Die Klägerin stützte sich in ihrem Gesuch auf ein Schweizer Patent, das aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen war.

Prozesskostenverteilung bei Erledigung durch Klageanerkennung / -rückzug

BPatG

Die A AG hatte im September 2013 gegen den Beklagten B eine patentrechtliche Unterlassungsklage erhoben und diese mit einem Begehren um Urteilspublikation und Ermächtigung zur Veröffentlichung des Urteils in zwei Fachzeitschriften verbunden. Der Beklagte anerkannte mit der Klageantwort die drei Rechtsbegehren auf Unterlassung. Die Klägerin zog ihr Publikationsbegehren anlässlich der Instruktionsverhandlung zurück. Der Beklagte machte geltend, dass die Prozesskosten der Klägerin aufzuerlegen seien, da diese ihn nicht vorher abgemahnt hatte und ein Klageüberfall vorliege.

Durchsetzung von Software-Patenten in den USA trotz "Alice-Urteil" weiterhin möglich

Seit der im Sommer 2014 ergangenen Entscheidung Alice Corp v. CLS Bank des US Supreme Courts hat sich die Durchsetzung von Patenten für Geschäftsmethoden und Software in den USA als schwierig erwiesen. Die nach diesem Entscheid ergangenen Urteile lassen zahlreiche Fragen bezüglich des Umfangs und der Auswirkungen des Alice-Entscheids offen und über dessen Folgen wird in der Lehre heftig debattiert.

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