Die Klägerin A. AG hatte im Mai 2013 u.a. ein Unterlassungsbegehren gegen die Beklagte B. AG gestellt, mit dem sie die Benutzung von Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon durch die Beklagte verbieten lassen wollte. Sie hatte dazu in der Begründung zwei Streitpatente angeführt, die beide Herstellungsverfahren für den Wirkstoff Drospirenon betrafen. Die Herstellung von Drospirenon beinhaltete drei (Haupt-)Schritte, so eine Hydrierung, eine Oxidation und schliesslich eine Wasserabspaltung. Das erste Streitpatent EP 0 918 791 B1 richtete sich auf den Einsatz von Rutheniumsalz beim zweiten Verfahrensschritt, der Oxidation. Das zweite Streitpatent EP 1 149 840 B1 betraf dagegen den dritten Verfahrensschritt, die Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure.
Die Klägerin hatte sich in ihrem Unterlassungsbegehren bezogen auf „Drospirenon […] das durch Wasserabspaltung aus […] durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde“. Die Beklagte beantragte Klageabweisung und erhob Nichtigkeitsklage gegen das zweite Streitpatent, auf das sich ihrer Meinung nach das Rechtsbegehren stützte. Mit Replik stellte die Klägerin ein Eventualbegehren, das Bezug nahm auf „Drospirenon […] das durch katalytische Hydrierung […] und durch anschliessende Oxidation […] hergestellt wurde“. Die Beklagte verlangte Nichteintreten auf dieses Rechtsbegehren.
Das Bundespatentgericht überprüfte, ob das neue Rechtsbegehren als Klageänderung zulässig sei (Art. 227 I ZPO). Die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart war erfüllt. Da die Beklagte der Änderung jedoch nicht zustimmte, kam es darauf an, ob der bisherige Anspruch mit dem neuen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang stand. Das Bundespatentgericht hielt fest, dass der Lebenssachverhalt der Rechtsbegehren sich nur teilweise entspreche: dies im Hinblick auf die Herstellung von Drospirenon und die Benutzung von Kontrazeptiva mit diesem Wirkstoff durch die Beklagte. Die Umschreibung der patentverletzenden Handlung dagegen sei verschieden. Da die Verfahrensschritte unabhängig voneinander seien – eine Herstellung von Drospirenon war zunächst möglich unter Oxidation nach dem ersten Streitpatent verbunden mit einer Wasserabspaltung nach dem zweiten Streitpatent, war aber ebenso möglich mit einer Oxidation nach dem ersten Streitpatent und einer Wasserabspaltung ohne Benutzung des zweiten Streitpatents sowie auch unter Oxidation ohne Benutzung des ersten Streitpatents und einer Wasserabspaltung nach dem zweiten Streitpatent oder mit äquivalenten Mitteln – bestehe kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Rechtsbegehren. Insbesondere genüge es nicht, dass die beiden Streitpatente zur selben Patentfamilie gehörten. Das Bundespatentgericht schloss daher auf Nichteintreten auf das neue Rechtsbegehren.
(Entscheid in der Rechtssache O2013_009 vom 27.02.2014)