Implizite Geheimhaltungsvereinbarung: Bundesgericht erhöht die Anforderungen

Mittels Geheimhaltungsvereinbarungen (engl. non disclosure agreements, NDAs) kann eine rechtliche Absicherung eigener Ideen und Erfindungen noch vor dem Einreichen einer Patentanmeldung gegenüber potentiellen Geschäftspartnern, Investoren, Testkunden, etc. erwirkt werden. Wird keine solche Vereinbarung abgeschlossen, kann in bestimmten Fällen trotzdem eine Geheimhaltungsverpflichtung gegenüber Dritten vorliegen, in Form einer sogenannten impliziten Geheimhaltungsvereinbarung. Mit dem kürzlich ergangenen Bundesgerichtsentscheid vom 28. November 2016 werden die Anforderungen zur Geltendmachung impliziter Geheimhaltungsvereinbarungen jedoch signifikant erhöht.

Prozessgeschichte

Am 20. Dezember 2012 machte die Bombardier Transportation GmbH, Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 963 157 B1, eine Patentverletzungsklage gegen die Stadler Altenrhein AG, Stadler Bussnang AG und Stadler Rail AG vor dem Bundespatentgericht St. Gallen anhängig. Während Bombardier Stadler der Patentverletzung bezichtige, bestritt die Beklagte die Rechtsbeständigkeit des Europäischen Patents und behauptete dessen Nichtigkeit aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber dem Stand der Technik. Als Argument führte Stadler die Übermittlung technischer Unterlagen der ABB an Siemens und Stadler selbst an. Diese Unterlagen waren technisch genügend detailliert, um  es dem Fachmann zu ermöglichen ein anspruchgemässes Schienenfahrzeug zu bauen. Die Klägerin bestritt die Zugehörigkeit der betreffenden Informationen zum Stand der Technik an, da eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung vorläge. Begründet wurde diese durch ein bestehendes Geschäftsverhältnis zwischen Siemens, ABB und Stadler. Die Beklagte entgegnete daraufhin, dass die betreffenden technischen Unterlagen der ABB nicht im Rahmen einer Zusammenarbeit versendet worden wären, sondern als Reaktion auf eine Offertenanfrage durch Siemens. Zwar gebe es in der Anfrage von Siemens einen entsprechenden Geheimhaltungsvorbehalt, jedoch betreffe dieser aber ausdrücklich nur jenem Schreiben beigefügte Unterlagen und nicht Unterlagen, die in einer Antwort enthalten seien.  Die Beklagte machte geltend, dass die Tatsache, dass im ersten Fall ein solcher Geheimhaltungsvorbehalt ausdrücklich erwähnt sei, gerade zeige, dass ansonsten ohne ausdrücklichen Hinweis kein solcher bestehe.
Das Bundespatentgericht entschied im Sinne der Beklagten, dass im vorliegenden Fall keine implizite Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ABB, Siemens und Stadler bestand. Begründet wurde diese Entscheidung wie folgt: Das Fehlen eines Geheimhaltungsvermerks sowie der Versand der identischen Information, ebenfalls ohne einen solchen Vermerk an Stadler zeige, dass seitens der ABB kein Geheimhaltungsinteresse vorlag. Eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung solle nicht leichtfertig angenommen werden, sondern sie sei vielmehr als Ausnahme zu betrachten und müsse sich daher zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.
Das Bundesgericht teilt diese Meinung und führt sogar weiter aus, dass die blosse Tatsache, dass Personen, welche im Rahmen einer Entwicklungsarbeit zusammenarbeiten und Kenntnis von der technischen Lehre besitzen, nicht ausreicht um die Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit dieser Lehre auszuschliessen.

Fazit

Das Bundesgericht hat mit seinem Entscheid die Anforderungen für das Vorliegen einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung signifikant erhöht. Daher ist es unseres Erachtens nach selbst im Rahmen einer Kollaboration unbedingt empfehlenswert, Geheimhaltungserklärungen zu unterzeichnen, bevor vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Des Weiteren sollten sämtliche technisch relevanten Dokumente einen Geheimhaltungsvermerk tragen.

Weitere Informationen
Bundespatentgericht
Bundesgericht
sic! 2017, 4, 219-222

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